Propiedad Industrial

Consecuencias del BREXIT en el Registro de Marcas

La situación jurídica provocada por el BREXIT nos obliga a replantear estrategias de registro de Marcas

A día de hoy nos encontramos todos a la expectativa de qué ocurrirá el próximo día 31 de octubre. ¿Ocurrirá? ¿No? ¿Saldrán con o sin acuerdo?… Desde luego esta circunstancia nos ha mantenido en el limbo desde el año 2016, cuando un buen día al despertamos por la mañana  quedamos todos sorprendidos al ver los titulares de prensa.

No cabe duda de que la decisión que tomaron en aquel momento afecta a todos los ámbitos y niveles de manera muy relevante. Tanto que son muchos los que piensan  que aquello se decidió no con la cabeza, sino con el corazón.

Ante la posibilidad de que efectivamente día 31 el Reino Unido salga de la Unión Europea, debemos estar atentos a la repercusión que tendrá en terreno de la propiedad industrial, y debemos diferenciar entre las consecuencias de una salida con acuerdo y una salida sin acuerdo.

Es lógico que los titulares de marcas europeas se pregunten qué sucederá ahora con sus derechos de marca en territorio británico, y aún no todos saben cómo proceder.

Hoy analizamos los posibles efectos en el área de la propiedad industrial, específicamente en el derecho de Marcas.

El BREXIT en el registro de Marcas Europeas

Antes de entrar en contenido, conviene recordar el concepto de marca comunitaria o europea. Se trata de un derecho de propiedad industrial que confiere la protección de la marca desde su concesión y que abarca a todos los países miembros de la Unión Europea, es decir, se protege a nivel europeo. Son concedidas por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO).

Escenario de un BREXIT con acuerdo

El titular de un derecho de marca comunitaria podría convertirse en titular de otros derechos en Reino Unido del mismo signo, para los mismos bienes o servicios. O de lo contrario y en el peor de los casos, los derechos por las marcas ya registradas podrían quedar invalidados.

Sin embargo y para el alivio de muchos, se defiende el compromiso de Reino Unido y la UE de establecer medidas de cooperación e intercambio de información sobre cuestiones de propiedad intelectual de interés mutuo. Lo que se pretende de primera mano es conseguir un sistema por el cual los derechos de marca adquiridos por los titulares de marcas de la Unión Europea anteriores al Brexit tengan vigencia en el Reino Unido.

Se tendrá que estar al contenido del acuerdo, que a día de hoy no ha salido todavía de horno. Recordemos que tras numerosos intentos de acuerdo se produjo el cambio de ministros en Reino Unido, por lo que todos los acuerdos ahora son papel mojado.

¿Qué alternativas habría? Por un lado, dada la incertidumbre se aconseja a los propietarios de una marca comunitaria que registren paralelamente dicha marca en el Reino Unido, para prevenir posibles efectos perjudiciales de un acuerdo que aún no es público.

Por otro lado, se ha propuesto en anteriores borradores de acuerdo la regulación de un sistema que permitiría la transformación automática del título, debiéndose respetar la antigüedad del título, y sin la necesidad de efectuarse un nuevo examen de los requisitos de concesión (se concederían “without any re examination”).

Pero de nuevo; no podemos llegar a conclusiones certeras al desconocer el sentido que están retomando las negociaciones en este ámbito.

Por último, cabe destacar que si se llega a aprobar un acuerdo de retirada implicará que el régimen jurídico de la Unión Europea será aplicable en el Reino Unido hasta el año 2020 y, por lo tanto, durante ese plazo pueden acordarse los términos de la salida.

Escenario de un BREXIT sin acuerdo

Si por el contrario no hay un Acuerdo de Retirada, entraríamos en una fase de “Brexit duro” y de salida inmediata del Reino Unido. Esto significa que a partir del día siguiente a la fecha de salida, los registros de marcas de la Unión Europea carecerían de efectividad en el Reino Unido, si bien no se perderían los derechos que se derivan de los mismos. Detallamos:

Tanto las marcas como los diseños comunitarios registrados en la Unión Europea (a nivel comunitario) antes del 31 de octubre continuarían siendo válidos en el Reino Unido. En este supuesto se prevé un proceso de transformación alternativa de las marcas europeas a marcas nacionales de Reino Unido; este derecho lo han denominado “Comparable Trademark” o derecho comparable.

Este derecho supone que todas las marcas europeas registradas serán consideradas como si se hubieran solicitado y registrado bajo el derecho del Reino Unido. El derecho comparable se registrará en la UKIPO (Ofinica de Marcas de UK) y se concedería sin necesidad alguna de pago de tasa oficial.

Si un titular no está interesado en que su marca esté protegida en dicho territorio mediante el “Comparable Trademark”, podrá llevar a cabo una renuncia a través de un procedimiento ante la UKIPO denominado “opt-out”.

Especial atención merece el hecho de que NO será de aplicación en el Reino Unido el procedimiento de oposición de marcas de la UE, ya que se desestimarán por falta de base legal. Se trata de un riesgo inminente, ya que los titulares no podrían impedir que marcas idénticas a sus marcas europeas se registraran en el Reino Unido, lo cual representa una importante amenaza a la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Por ello, y como ya se comentó anteriormente, aquellos titulares avispados que ante la incertidumbre se anticiparon y procedieron a registrar paralelamente su marca en el Reino Unido podrán evitar este riesgo y muchos otros.

¿Qué pasa si el registro de mi marca comunitaria sigue en tramitación en la fecha de salida?

Se prevé que se abra un plazo de 9 meses desde la fecha del Brexit para solicitar la conversión de la misma marca en el Reino Unido (procedimiento “opt in”), sin perder la fecha de prioridad. Eso sí, el titular deberá pagar las tasas habituales de solicitud de una marca en el Reino Unido.

Dato curioso: actualmente hay unas 85.000 marcas de la Unión Europea en tramitación pendiente de concederse (según Gobierno del Reino Unido)

Por lo anterior, se vuelve a la recomendación general de solicitar el registro paralelamente al registro de la UE en el Reino Unido.

¿Y si soy titular de una marca notoria?

Si la marca era notoria en los 27 Estados de la Unión Europea, pero no en el Reino Unido, se considerará que es notoria en el Reino Unido hasta la fecha del Brexit y a partir de allá habrá que valorar el uso en el Reino Unido para establecer esa posible notoriedad.

Conclusiones a los Registros de Marcas con o sin Acuerdo en el BREXIT

En cualquier caso, el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea en breve y el derecho de la Unión Europea dejará de ser aplicable al Reino Unido. Esto supone que dejarán de estar vinculados por las directivas de armonización de los derechos de propiedad industrial.

“Nothing is agreed until everything is agreed”, dijo un portavoz del gobierno del Reino Unido, a modo de recordatorio sobre la incertidumbre y la necesidad de mantenernos al día sobre las regulaciones.

Aun no tenemos acuerdo; sólo indicios. Así que, sea una salida acordada o no, esperemos se tengan en cuenta los intereses y derechos de los titulares de marcas comunitarias, con el fin de reducir al máximo el perjuicio que se les pueda ocasionar tras la ruptura.

Autor: Camila Ortiz. Edición y Publicación: Pablo Maza.

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