Registrar una marca no consiste únicamente en comprobar que no exista otra idéntica. Cuando una marca posee un elevado reconocimiento en el mercado, la protección jurídica va mucho más allá del riesgo de confusión tradicional y alcanza incluso aquellos signos que intentan aprovechar indirectamente su prestigio.
La reciente resolución de la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) constituye un buen ejemplo de ello. La oficina europea ha estimado la oposición presentada por Puma SE frente a la solicitud de registro de la marca figurativa «HYPER TYGER», al considerar que podía aprovecharse injustamente de la reputación adquirida durante décadas por la conocida marca deportiva.
La decisión vuelve a recordar que las marcas de renombre disfrutan de una protección reforzada dentro de la Unión Europea y que no basta con modificar ligeramente un diseño o sustituir un animal por otro para evitar una infracción marcaria.
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La EUIPO impide el registro de una marca inspirada en Puma
La División de Oposición de la EUIPO ha estimado la oposición formulada por Puma SE contra la solicitud de registro de la marca figurativa «HYPER TYGER», denegando finalmente su inscripción como marca de la Unión Europea.
Aunque ambas marcas no eran idénticas, la EUIPO entendió que existían suficientes elementos visuales y conceptuales para que el consumidor estableciera una asociación entre ellas.
Entre los aspectos valorados por la Oficina Europea destacan:
- La enorme reputación internacional de Puma tras más de setenta años de uso.
- La representación gráfica de un felino en movimiento orientado hacia la izquierda.
- La incorporación del felino sobre una denominación verbal.
- La coincidencia de los productos comercializados, principalmente ropa, calzado y artículos deportivos.
La EUIPO concluyó que el nuevo signo podía beneficiarse indebidamente del esfuerzo publicitario y del prestigio construido durante décadas por Puma, aun cuando no existiera un riesgo directo de confusión sobre el origen empresarial de los productos.
La protección reforzada de las marcas de renombre
Este asunto no gira exclusivamente en torno al clásico riesgo de confusión entre marcas.
La resolución aplica uno de los mecanismos de protección más potentes del Derecho de Marcas europeo: la protección especial de las marcas con renombre.
Cuando una marca alcanza un elevado reconocimiento entre el público, la legislación permite impedir el registro de signos posteriores que:
- obtengan una ventaja injusta de su reputación;
- diluyan su capacidad distintiva;
- o perjudiquen su prestigio comercial.
Precisamente eso fue lo que apreció la EUIPO respecto de «HYPER TYGER».
La Oficina entendió que el consumidor medio podía establecer un vínculo mental entre ambos signos y que esa asociación permitiría al nuevo solicitante beneficiarse del enorme valor comercial construido por Puma durante décadas.
No era necesario demostrar una copia exacta.
Bastaba con acreditar un aprovechamiento injustificado del renombre ajeno.
El Reglamento europeo protege especialmente las marcas con prestigio
La resolución encuentra fundamento principalmente en el artículo 8.5 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE).
Este precepto permite denegar el registro de una marca posterior cuando:
- exista identidad o semejanza con una marca anterior de renombre;
- el consumidor pueda establecer un vínculo entre ambas;
- y el nuevo signo obtenga una ventaja desleal o cause un perjuicio al carácter distintivo o al prestigio de la marca anterior.
La resolución también se apoya en la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la protección reforzada de las marcas notorias y de renombre, especialmente en asuntos como:
- General Motors (C-375/97), sobre el concepto de marca de renombre.
- Intel Corporation (C-252/07), que desarrolla el denominado «vínculo» entre signos.
- L’Oréal/Bellure (C-487/07), que consolida la prohibición del aprovechamiento indebido del prestigio ajeno incluso sin riesgo de confusión.
En España, esta protección también encuentra reflejo en la Ley 17/2001, de Marcas, especialmente en sus preceptos relativos a las marcas notorias y renombradas.
La EUIPO desempeña un papel esencial en este ámbito al valorar si una marca ha adquirido suficiente notoriedad dentro del mercado europeo como para disfrutar de esta protección ampliada.
Por qué esta resolución es importante para cualquier empresa
La resolución demuestra que proteger una marca no consiste únicamente en registrar un nombre.
También exige vigilar continuamente el mercado para detectar solicitudes posteriores que puedan aprovecharse del prestigio adquirido.
Muchas empresas invierten durante décadas millones de euros en publicidad, posicionamiento y reputación.
Permitir que un tercero utilice signos muy similares supondría facilitar que aproveche gratuitamente ese esfuerzo empresarial.
Este criterio resulta especialmente relevante para empresas con marcas consolidadas, fabricantes de moda, compañías tecnológicas, franquicias, negocios digitales, startups que pretenden construir una identidad sólida.
En Intelectual Abogados este tipo de conflictos se aborda mediante los servicios especializados de Marcas y Nombres Comerciales.
Cuando además resulta necesario formular oposiciones, nulidades o defender judicialmente una marca registrada, también intervienen los procedimientos especializados en propiedad industrial.
La vigilancia de marcas resulta tan importante como su registro
Registrar una marca constituye únicamente el primer paso.
Una estrategia eficaz de protección incluye también:
- vigilancia permanente de nuevas solicitudes;
- presentación de oposiciones ante la EUIPO u OEPM;
- defensa frente a imitaciones;
- actuaciones frente a usos no autorizados;
- reclamaciones por aprovechamiento indebido del prestigio;
- y procedimientos judiciales cuando resulte necesario.
Actuar en fases tempranas suele evitar litigios mucho más complejos y costosos una vez que la marca infractora comienza a operar en el mercado.
Las marcas de renombre no solo protegen su nombre, también su reputación
La decisión de la EUIPO vuelve a confirmar que las marcas con un elevado reconocimiento disfrutan de una protección mucho más amplia que la prevista para las marcas ordinarias.
El verdadero valor de una marca no reside únicamente en su logotipo o en su denominación, sino en la reputación construida durante años de inversión, publicidad y confianza del consumidor.
Precisamente por ello, el Derecho de Marcas europeo impide que terceros intenten acercarse artificialmente a ese prestigio mediante signos capaces de generar una asociación en el mercado, aunque no exista una copia literal.
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