Las marcas vinculadas a territorios, parajes o zonas geográficas llevan años generando conflictos en sectores donde el origen del producto tiene un valor comercial esencial, especialmente en el ámbito vitivinícola.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso “Valcavada” vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave en derecho de marcas: ¿puede una empresa monopolizar un topónimo mediante un registro marcario?
La resolución fija criterios especialmente relevantes para bodegas, empresas agroalimentarias y negocios que utilizan referencias geográficas en sus productos, delimitando hasta dónde alcanza realmente el derecho de exclusiva sobre una marca registrada.
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El conflicto entre dos bodegas por el uso del término “Valcavada”
El caso enfrenta a dos bodegas de la Rioja Alavesa por el uso del término “Valcavada”, un paraje geográfico situado en Laguardia.
Una de las empresas había registrado en 2005 la marca denominativa “Valcavada” para vinos. Posteriormente, otra bodega comenzó a utilizar expresiones como “1808 Valcavada” y solicitó el registro de la marca “1808 Temperamento Natural Valcavada Singular Vineyard”.
La titular de la marca inicial demandó por infracción marcaria y aprovechamiento indebido de reputación, alegando que el uso del término vulneraba sus derechos exclusivos. Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial como posteriormente el Tribunal Supremo rechazaron la existencia de infracción.
El Alto Tribunal concluye que “Valcavada” constituye un topónimo con escasa distintividad propia y que no puede monopolizarse de forma absoluta cuando otros operadores utilizan legítimamente esa referencia geográfica.
Topónimos, distintividad débil y límites del derecho de exclusiva
Nos encontramos ante un conflicto clásico de:
- infracción de marca
- compatibilidad entre signos distintivos
- y utilización de denominaciones geográficas en el mercado
La cuestión jurídica central consistía en determinar si el uso compartido del término “Valcavada” podía generar riesgo de confusión o asociación para el consumidor medio.
El Tribunal Supremo considera que no.
La sentencia insiste en que:
- los topónimos vinculados al origen geográfico poseen una distintividad originaria débil
- la protección de la marca recae sobre el signo en su conjunto
- y no sobre el término geográfico aislado
Además, el tribunal valora especialmente que múltiples bodegas de la zona utilizaban ya el término “Valcavada” en sus vinos.
Esto refuerza la idea de que el topónimo debía permanecer disponible para todos los operadores del territorio.
La doctrina del Supremo sobre topónimos y marcas registradas
La resolución se apoya en diversos pilares normativos nacionales y europeos.
En España, la Ley 17/2001 de Marcas:
- Artículo 5.1.c): prohíbe registrar signos descriptivos relativos a la procedencia geográfica
- Artículo 34: regula el alcance del derecho exclusivo de marca
- Artículo 37: permite el uso legítimo de indicaciones descriptivas y geográficas por terceros
El Tribunal Supremo también aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido asunto Windsurfing Chiemsee (STJUE de 4 de mayo de 1999, asuntos C-108/97 y C-109/97), que estableció que los nombres geográficos deben mantenerse disponibles para los operadores económicos cuando describan el origen de productos o servicios.
Asimismo, la sentencia recuerda que la protección marcaria no puede convertirse en un mecanismo para restringir artificialmente la libre competencia.
Todo ello se relaciona directamente con los principios del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea y con la práctica seguida por la EUIPO en materia de signos descriptivos y geográficos.
Por qué esta sentencia afecta a bodegas, alimentación y marcas territoriales
La sentencia “Valcavada” tiene un impacto directo sobre sectores donde el origen territorial forma parte esencial del producto:
- vino
- aceite
- productos gourmet
- turismo
- alimentación artesanal
- productos con denominaciones geográficas
El fallo deja claro que:
- registrar un topónimo no implica apropiarse en exclusiva del territorio
- la distintividad debe analizarse globalmente
- y la coexistencia de marcas puede ser perfectamente válida si no existe riesgo real de confusión
También resulta especialmente relevante para empresas que diseñan estrategias de branding basadas en nombres de lugares, viñedos, fincas o parajes.
Porque no todo lo registrable otorga un monopolio absoluto.
Cómo deben actuar las empresas antes de registrar una marca geográfica
Antes de registrar una marca vinculada a un topónimo, resulta fundamental analizar:
- si el término tiene carácter descriptivo
- si otros operadores lo utilizan en el sector
- el riesgo de nulidad o limitación futura
- y el verdadero nivel de distintividad del signo
En muchos casos, la clave no está en proteger únicamente el topónimo, sino en construir un conjunto distintivo sólido:
- logotipo
- elementos gráficos
- denominaciones adicionales
- identidad visual diferenciada
Además, este tipo de conflictos suelen requerir:
- estudios de coexistencia marcaria
- oposiciones ante la OEPM o la EUIPO
- acciones judiciales por infracción
- estrategias de defensa frente a nulidades o caducidades
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Registrar una marca no significa apropiarse de un territorio
La sentencia “Valcavada” refuerza un principio esencial del derecho marcario europeo:
Los nombres geográficos no pueden convertirse fácilmente en monopolios privados cuando describen el origen real de productos comercializados por distintos operadores.
El Tribunal Supremo deja claro que el derecho de marca tiene límites y que la libre competencia debe prevalecer cuando entran en juego topónimos vinculados al territorio.
Porque una marca puede proteger un signo distintivo…
Pero no apropiarse de una realidad geográfica compartida.
Fuente: Lexology – El Tribunal Supremo limita el uso de los topónimos constituyan marcas
Fuente: Pons IP – Sentencia «Valcavada» sobre topónimos en marcas registradas
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